특허침해 소송 최신 판례 2023나10280 분석 – HPMC로 바꿨을 뿐인데 왜 균등침해가 아니었나 7가지 포인트
특허법원 2025.7.17. 선고 2023나10280 사건을 쉽고 간단히 해설합니다. 펠루비프로펜 제제 특허에서 결합제를 HPMC로 바꾼 피고 제품이 왜 문언침해·균등침해 모두 부정되었는지, 실무 체크리스트로 정리했습니다.
결론부터 말하겠습니다
이 사건의 최종 결론은 항소 기각, 비침해입니다. 특허법원은 원고의 항소를 받아들이지 않았고, 비용 역시 원고가 부담하도록 했습니다.
사건 한눈에 정리
사건번호와 재판부: 특허법원 제25부, 2023나10280 특허침해금지 등.
선고일: 2025.7.17.
주문: 원고 항소 기각, 항소비용은 원고 부담.
특허 요지: 평균 입자직경 1~30㎛의 펠루비프로펜에 특정 부형제·결합제·붕해제·활택제 조합을 사용하는 경구 제제.
피고 제품: 펠루비프로펜 정제(펠로엔정). 유당수화물, HPMC(히프로멜로오스), 저치환도 HPC, 스테아린산마그네슘 등을 포함.
쟁점 1 – 문언침해는 왜 부정되었나
청구항 1의 결합제는 히드록시프로필셀룰로오스(HPC), 잔탄검, 카라기난의 선택군으로 특정되어 있습니다. 반면 피고 제품의 결합제는 HPMC입니다. 법원은 이 차이를 들어 문언침해를 부정했습니다.
핵심 요약
청구항의 결합제 군: HPC/잔탄검/카라기난.
피고 결합제: HPMC.
판단: 구성요소 3이 달라 문언침해 아님.
쟁점 2 – 균등침해가 왜 성립하지 않았나
법원은 균등론 판단에서 과제 해결원리에 주목했습니다. 이 특허의 가치는, 1~30㎛의 펠루비프로펜에 특정 첨가제 조합을 써서 용출률·안정성을 동시에 개선하는 데 있습니다. 그래서 과제 해결원리는 청구범위에 적힌 첨가제 조합의 한정에 “근접한 정도”로 파악해야 한다고 보았습니다. 피고 제품은 그 조합에 포함되지 않아 동일한 과제 해결원리를 사용한다고 보기 어렵다는 결론입니다.
균등론의 기준과 적용
균등성 판단의 일반 법리: 실질적 동일 작용효과, 통상의 기술자에게 용이한 변경 등. 단, 특허의 과제 해결원리를 중심으로 본다.
본건 특허의 기술사상: 특정 입자 크기 + 특정 첨가제 조합으로 용출률·안정성 개선.
결론: 피고 제품은 그 조합을 따르지 않아 과제 해결원리가 동일하다고 보기 어려움.
쟁점 3 – 종속항(3, 6, 9)도 왜 비침해인가
청구항 3, 6, 9는 모두 청구항 1의 종속항입니다. 상위항이 비침해이면, 그 기술적 특징을 그대로 포함하는 종속항도 비침해가 됩니다. 법원도 같은 이유로 비침해 결론을 유지했습니다.
사건의 흐름 – 행정절차에서 이미 확인된 비침해
이 사건에는 앞선 권리범위확인심판 및 소송이 있었습니다. 특허심판원 인용 심결 → 특허법원 기각 판결 → 대법원 상고기각으로, 피고 확인대상발명이 이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 취지가 확정되었습니다. 민사침해 소송에서도 결국 같은 귀결이 나온 셈입니다.
왜 중요한가 – 제제 특허에서 “특정 첨가제 조합”은 칼날이자 방패
이 특허의 발명 포인트는 특정 첨가제 조합으로 용출률과 안정성을 동시에 끌어올리는 것입니다. 실제 명세서에는 용출률과 유연물질 증가율(가혹조건 60℃ 2주) 데이터가 제시되어 있고, 특정 첨가제를 벗어나면 성능이 급락하거나 불안정성이 커진다는 비교결과가 정리돼 있습니다. 이 점이 과제 해결원리를 좁혀 파악해야 한다는 법원의 결론으로 이어졌습니다.
실무 핵심 7가지 – 연구개발·출원·분쟁 대응 체크리스트
클레임 전략의 양날
조합을 좁게 특정하면 등록·안정성은 유리하지만 회피가 쉬워질 수 있습니다. 대안군(예: 셀룰로오스 계열의 계통적 포섭표현)과 성능 파라미터(예: 용출률, 유연물질 증가율)를 보조로 배치해 포섭 폭을 조절하세요.
데이터의 역할
비교예가 많을수록 균등론에서 “해결원리의 핵심”이 좁게 정의될 위험이 있습니다. 반대로, 기능적·결과지표 기반 항목을 적절히 넣어 “다른 첨가제라도 같은 원리를 구현”하는 길을 열어두는 설계가 필요합니다.
심사단계 히스토리 관리 (포대 금반언의 원칙)
심사 대응 중 특정 첨가제만 남기도록 한정했다면, 이후 균등범위 주장이 제약될 수 있습니다. 초기 명세서에 충분한 대체군과 공통 원리를 설명해 두세요. (본건에서도 “특정 조합”이 해결원리의 핵심으로 읽혔습니다.)
제형 변경으로 회피 설계하기
반대 입장이라면, 결합제·붕해제의 군 외 물질을 선택해 과제 해결원리를 벗어나게 설계하는 방법이 유효할 수 있습니다. 본건 피고의 HPMC 선택은 문언·균등 모두에서 비침해로 귀결됐습니다.
종속항의 안전망 점검
종속항은 포섭 폭을 넓히기 위한 수단이기도 하지만, 상위항 비침해면 함께 무너집니다. 종속항에 대체 첨가제 군이나 기능적 한정을 설계해 보완하세요.
증거 구성의 방향
용출·안정성 데이터는 표준화(시험조건, 장비, 배치)와 비교축이 중요합니다. 표·도표·가혹조건 결과를 일관되게 제시해야 설득력이 생깁니다.
행정절차와 민사소송의 연속성
권리범위확인심판의 귀결이 이후 민사소송에도 강하게 반영될 수 있습니다. 심판 단계에서 전략과 자료를 충분히 투입해 두는 편이 효율적입니다.
자주 묻는 질문
Q. 결합제를 HPMC로 바꾸면 항상 비침해인가요?
A. 아닙니다. 핵심은 해당 특허의 과제 해결원리와 청구항의 한정입니다. 본건은 조합 한정과 데이터 구조 때문에 해결원리가 좁게 파악되었고, 그 결과 HPMC가 균등으로 포섭되지 않았습니다.
Q. 용출률 70% 같은 수치로 포섭을 넓힐 수 있나요?
A. 가능하지만 설계와 근거가 필요합니다. 수치 한정은 오히려 범위를 좁힐 수도 있어, 수치+원리 설명+대체군 포섭을 함께 고려해야 합니다.
Q. 행정 심판에서 비침해가 나오면 소송은 끝인가요?
A. 별개 절차지만, 심판의 사실·법리 구조가 민사재판에 강하게 반영되는 경향이 있습니다. 전략은 연속선상에서 계획하세요.
마무리 – 오늘 무엇을 점검할지
현재 제형의 첨가제 조합이 청구항의 선택군과 어떻게 맞닿는지
같은 성능을 보이는 대체 첨가제가 원리상 포함되도록 명세서·청구항을 구성했는지
심사 대응에서 불필요하게 좁힌 부분은 없었는지
관련 사건·제형 자료를 보내주시면, 위험도와 대안 조합을 차분히 설계해 드립니다.
전화 010-4900-3012
이메일 info@kimcoip.com
상담 신청 https://open.kakao.com/o/s6AdzShe