권리범위확인심판에서 ‘실시 여부’가 핵심이 된 이유 | 특허법원 2024허14483 판결 해설
특허권 분쟁에서 권리범위확인심판은 자주 활용되는 제도입니다. 하지만, 상대방이 발명을 실제로 실시하지 않는다면 심판 자체가 부적법할 수 있습니다. 이번 2024허14483 판결을 통해 ‘실시 여부’가 왜 중요한 쟁점이 되는지 살펴봅니다.
권리범위확인심판, 왜 문제 되었나
이 사건은 전기차 배터리에 쓰이는 버스바(bus bar) 제조 방법에 관한 특허가 쟁점이었습니다. 피고(특허권자)는 “원고가 내 특허 발명을 그대로 실시하고 있다”며 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다. 그러나 원고는 “나는 그 공정을 모두 하는 게 아니라, 일부만 하고 해외 법인에 수출할 뿐이다”라고 맞섰습니다.
심판원은 처음에 피고의 손을 들어주었습니다. 하지만 특허법원은 판단을 달리했죠.
핵심 쟁점: ‘확인대상발명을 실제로 실시했는가’
법원은 이렇게 정리했습니다.
적극적 권리범위확인심판은 상대방이 실시하고 있는 발명을 대상으로 해야 의미가 있습니다. 만약 실제로 실시하지도 않는 발명을 대상으로 삼는다면, 권리범위를 확인해도 현실적 이익이 없기 때문입니다.
여기서 중요한 사실은 원고가 버스바 제조 공정 전체 중 1차 가공만 하고, 나머지 마스킹·도금·2차 가공은 해외 자회사가 수행했다는 점입니다.
법원의 판단
1차 가공만으로는 부족하다
버스바 제조는 ①1차 가공 → ②마스킹 → ③도금 → ④2차 가공의 네 단계가 있어야 완성됩니다. 법원은 “1차 가공만으로는 발명이 실시된 것으로 볼 수 없다”고 명확히 했습니다.자회사가 이어서 작업한 것은 원고의 실시로 볼 수 없다
원고의 해외 자회사(NSK)가 나머지 공정을 했지만, 자회사는 독립된 법인입니다. 따라서 그 행위를 원고의 행위와 동일하게 볼 수 없다고 했습니다.심판 단계에서 다투지 않았어도, 소송 단계에서는 주장할 수 있다
피고는 “심판 단계에서 원고가 실시 여부를 다투지 않았으니 자백한 것과 같다”고 주장했지만, 법원은 “심판과 소송은 별개다. 소송 단계에서는 새롭게 주장할 수 있다”고 봤습니다.
결국 법원은 “원고는 확인대상발명을 실시하지 않았다. 따라서 심판청구는 부적법하다”고 판단해, 심결을 취소했습니다.
이번 판례가 주는 교훈
이 판례는 권리범위확인심판에서 가장 중요한 요소가 “실시 여부”임을 다시 한번 보여줍니다. 단순히 유사한 기술을 가지고 있다는 이유만으로 상대방을 심판에 끌어들일 수는 없다는 뜻이죠.
또한, 자회사가 해외에서 일부 공정을 수행한다고 해서 본사가 그 발명을 실시했다고 단정할 수도 없습니다. 기업 구조가 복잡한 글로벌 환경에서는 이 부분이 특히 중요한 포인트가 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 권리범위확인심판은 언제 청구하나요?
상대방이 내 특허를 침해하는지 명확히 확인하고 싶을 때 활용합니다.
Q2. 상대방이 실제로 실시하지 않으면 어떻게 되나요?
이 판례처럼 ‘확인의 이익’이 없어 심판청구 자체가 각하될 수 있습니다.
Q3. 자회사가 발명을 실시하는 경우 본사가 한 것으로 볼 수 있나요?
원칙적으로는 아닙니다. 자회사는 독립된 법인이므로, 별도 입증이 필요합니다.
Q4. 심판에서는 주장하지 않았던 내용을 소송에서 새로 주장할 수 있나요?
네, 가능합니다. 법원은 심판 단계와 소송 단계를 별개로 보고 있습니다.
결론
권리범위확인심판에서 가장 먼저 확인해야 할 것은 상대방이 정말 그 발명을 실시하고 있는가입니다. 이번 판례는 그 점을 명확히 보여주었고, 기업들이 특허 분쟁 전략을 세울 때 반드시 참고해야 할 사례입니다.
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