[2024허15011] 자유실시기술 항변, 권리범위 확인심판에서 가능한가?

이번 사건은 특허권자가 “상대방 발명이 내 특허 발명의 권리범위에 속한다”는 권리범위 확인심판을 제기한 사안입니다.

1차 판결에서 이미 “문언적으로 침해한다”는 판단이 확정되었는데, 환송 후 특허심판원이 다시 자유실시기술 항변을 이유로 기각 결정을 내렸습니다.

그러나 특허법원은 자유실시기술 주장은 무효심판에서 다투어야 할 문제라며 심결을 취소했습니다.

1. 사건의 배경

이 사건 특허는 실외기 환기창 구조에 관한 발명으로, 온도 변화에 따라 루버(날개)가 자동으로 열리고 닫히는 기술이었습니다.
원고는 피고가 실시하는 발명이 자신의 특허와 동일하다고 보아 적극적 권리범위 확인심판을 청구했습니다.

1차 소송에서 법원은 “피고 발명은 문언적으로 특허 발명에 포함된다”고 판단했습니다. 즉, 기본적으로 침해에 해당한다는 결론이 나온 것입니다.

하지만 환송 후, 특허심판원은 다시 자유실시기술 항변을 받아들여 원고 청구를 기각했습니다. 이번 사건은 이 판단이 정당한지 여부가 쟁점이 되었습니다.

2. 쟁점: 자유실시기술 항변의 허용 여부

자유실시기술 항변이란, 상대방 발명이 특허 발명과 유사하더라도 기존 기술(선행발명)들로 쉽게 만들 수 있는 수준이라면 자유롭게 실시할 수 있다는 논리입니다.
쉽게 말해, “네 특허가 유효하지 않으니 나는 자유롭게 쓸 수 있다”는 주장입니다.

하지만 문제는, 이 주장이 권리범위 확인심판에서 가능한지 여부였습니다.

3. 법원의 판단

법원은 명확하게 선을 그었습니다.

• 권리범위 확인심판은 “특허 발명과 대상 발명이 겹치는지 여부”만 따지는 절차다.

• 특허의 유효성(진보성 부족, 신규성 흠결 등)은 무효심판에서 다루어야 한다.

• 이미 1차 소송에서 “문언침해”라는 기속력이 발생했기 때문에, 이를 뒤집는 자유실시기술 항변은 허용되지 않는다.

따라서 자유실시기술 주장을 받아들인 특허심판원의 심결은 위법하며, 취소되어야 한다고 보았습니다.

4. 제가 실무에서 느낀 점

저도 상담 과정에서 자주 듣는 질문이 있습니다.
“상대방이 ‘내 발명은 자유실시기술이다’라고 주장하면 어떻게 되나요?”

많은 분들이 권리범위 확인심판과 무효심판을 혼동합니다.
하지만 실제로는 절차가 다릅니다.

• 권리범위 확인심판: 내 발명과 상대 발명이 문언적으로, 또는 균등하게 겹치는지 판단

• 무효심판: 그 특허 자체가 성립 가능한 권리인지(진보성·신규성 등) 판단

예전에 제가 맡은 사건에서도 상대방이 권리범위 확인심판에서 진보성 부족을 주장했지만, 결국 법원에서 모두 배척된 적이 있습니다. 절차적으로 맞지 않는 주장을 꺼내다가 시간과 비용만 낭비한 사례였습니다.

5. FAQ – 자주 묻는 질문

Q1. 자유실시기술 항변은 언제 쓸 수 있나요?
→ 특허 무효심판이나 침해소송에서 주장할 수 있습니다. 권리범위 확인심판에서는 허용되지 않습니다.

Q2. 권리범위 확인심판은 어떤 목적일 때 쓰나요?
→ 상대방 발명이 내 특허와 겹치는지, 즉 침해 여부를 미리 확인하는 절차입니다.

Q3. 자유실시기술 항변을 권리범위 확인심판에서 주장하면 어떻게 되나요?
→ 이번 판례처럼 법원에서 배척되고, 오히려 절차적으로 불리한 위치에 설 수 있습니다.

결론

[2024허15011] 사건은 권리범위 확인심판에서는 자유실시기술 항변이 허용되지 않는다는 점을 다시 확인해 준 판례입니다.
이미 문언침해 판단이 확정된 상황에서, 자유실시기술을 이유로 권리범위에 속하지 않는다고 주장하는 것은 맞지 않다는 것입니다.

실무에서 절차를 혼동해 불필요한 비용과 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. 이번 판례는 전략적으로 “어떤 절차에서 어떤 주장을 해야 하는지”를 다시 한번 상기시켜 줍니다.

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