[판례분석] '진보성' 거절, 대법원 판례 하나로 180도 뒤집는 법 (기업 대응 전략)

[판례분석] '진보성' 거절, 대법원 판례 하나로 180도 뒤집는 법 (기업 대응 전략)

안녕하세요. 14년 차 변리사, 당당특허법률사무소 대표입니다.

아마 지금 이 글을 보고 계신 기업의 특허 담당자나 대표님께서는 특허청으로부터 "구성요소의 결합이 용이하여 진보성이 부정된다"는 내용의 '의견제출통지서(거절이유)'를 받고 대응 논리를 찾고 계실 겁니다.

"경쟁사 기술 A와 B를 합친 것과 비슷해 보이니 특허를 줄 수 없다."

심사관의 이 한마디에 수년 간의 R&D 노력이 물거품이 될 위기감, 누구보다 잘 알고 있습니다. 하지만 포기하기엔 이릅니다.

많은 분들이 '진보성'을 단순히 '기술적 우수성'으로만 이해합니다. 하지만 대법원 판례가 말하는 진보성의 핵심은 '통상의 기술자가 얼마나 쉽게(Easiness) 생각해낼 수 있었는가'라는 법리적 논리에 있습니다. 이 논리의 틈새를 파고들면, 죽어가던 특허도 90% 이상 살려낼 수 있습니다.

오늘 이 글에서는 14년 차 변리사인 제가, 최신 대법원 판례의 경향을 분석하여 '진보성 거절'을 무력화시키는 핵심 법리 3가지와 기업이 반드시 준비해야 할 방어 논리를 정리해 드리겠습니다.

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1. 심사관의 '사후적 고찰(Hindsight Bias)'을 공격하십시오

특허 거절의 70% 이상은 진보성(Inventive Step) 결여입니다. 이때 심사관들이 가장 많이 범하는 오류가 바로 '사후적 고찰'입니다. 즉, 발명의 완성된 결과를 이미 알고 있는 상태에서 역으로 추론하여 "이 정도는 쉽게 만들 수 있었겠네"라고 판단하는 것입니다.

최신 판례는 이러한 심사 관행에 제동을 걸고 있습니다.

• 판례의 태도: 대법원은 "발명의 명세서에 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있었다고 판단해서는 안 된다"고 일관되게 판시하고 있습니다.

• 대응 전략: 의견서를 통해 심사관이 인용한 선행발명 A와 B에는 우리 발명의 '특유한 과제 해결 원리'가 전혀 암시되어 있지 않음을 지적해야 합니다. 단순히 구성이 비슷하다는 것을 넘어, "선행 기술만으로는 우리 발명의 핵심 아이디어에 도달할 동기(Motivation)가 부족하다"는 점을 법리적으로 입증해야 합니다.

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2. '이질적 효과' 증명: 1+1=2가 아니라 3임을 보여주십시오

"A 기술에 B 기술을 더했으니 효과가 좋아지는 건 당연한 거 아니냐?"

심사관의 이 논리를 깨부수는 가장 강력한 무기는 '효과의 현저성(Prominent Effect)'입니다.

• 결합의 시너지: 구성요소의 단순한 결합으로 예상되는 범위를 넘어, 질적으로 다른 효과(이질적 효과)나 양적으로 현저한 차이가 있음을 실험 데이터로 제시해야 합니다.

• 전략: 예를 들어, 단순히 속도가 빨라진 것이 아니라, 기존 기술에서는 발생하던 '발열 문제'가 구조적 특징으로 인해 획기적으로 감소했다는 식의 예기치 못한 효과를 명세서와 의견서에 강조해야 합니다. 이는 '진보성'을 인정받는 결정적인 트리거가 됩니다 [Source 633, 655].

특히 2026년 트렌드인 '휴먼인더루프(Human-in-the-loop)' 관점에서, AI가 찾아낸 선행 기술들은 문맥을 완벽히 이해하지 못하는 경우가 많습니다. 전문가가 기술의 미세한 차이를 '사람의 언어'로 해석하여 심사관을 설득하는 과정이 필수적입니다.

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3. 기업의 필승 대응 전략: '특허 포트폴리오'의 재설계

진보성 이슈는 출원 단계에서 끝나지 않습니다. 등록 후 경쟁사의 무효 심판 공격을 방어하기 위해서라도 탄탄한 논리가 필요합니다.

1. 분할 출원 활용: 거절 이유가 있는 청구항은 삭제하거나 보정하여 등록받고, 진보성 다툼의 여지가 있는 핵심 기술은 분할 출원을 통해 계속 심사받으며 권리 범위를 다각화하십시오.

2. 회피 설계 방어: 우리 특허가 등록되더라도 경쟁사가 쉽게 회피할 수 있다면 무용지물입니다. 진보성을 인정받기 위해 구성요소를 너무 많이 한정하면 권리 범위가 좁아집니다. 따라서 넓은 권리(방어용)와 좁고 강력한 권리(공격용)를 섞어서 포트폴리오를 구성해야 합니다.

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<우리 회사의 특허, 안전할까? 3초 자가 진단>

지금 받으신 거절이유통지서를 확인해 보세요. 아래 항목 중 하나라도 해당한다면 전문가의 법리적 대응이 시급합니다.

• [ ] 심사관이 2개 이상의 선행 기술을 조합하여 거절 이유를 제시했다. (사후적 고찰 가능성 높음)

• [ ] 우리 기술의 핵심인 '문제 해결 원리'가 선행 기술에는 전혀 언급되어 있지 않다.

• [ ] 발명의 효과를 입증할 수 있는 정량적 데이터(실험 결과 등)가 준비되어 있다.

• [ ] 이번 특허가 거절되면 경쟁사 진입을 막을 수단이 사라진다.

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저에게 맡기지 않으셔도 됩니다. 단, '법리'로 싸우십시오.

저는 무조건 당당특허법률사무소에 의뢰하라고 강요하지 않습니다. 사내에 특허 전담 인력이 있고 판례 분석 능력이 있다면 직접 대응하셔도 좋습니다.

하지만, 심사관의 주관적 판단인 '진보성 부정'을 뒤집을 법적 논리가 부족하거나, 자칫 잘못된 보정으로 경쟁사에게 회피할 구멍을 만들어줄 위험이 있다면 14년 차 전문가의 진단이 필수입니다.

특허 소송은 '기술 싸움'이 아니라 '논리 싸움'입니다. 억울하게 기술을 뺏기는 일은 없어야 합니다.

지금 진보성 거절 이슈로 고민 중이시라면, 혼자 끙끙 앓지 마시고 아래 연락처로 문의주세요.

"블로그 보고 진보성 판례 분석 문의드립니다"라고 말씀해 주시면, 14년 차 변리사인 제가 직접 전산망을 통해 거절 이유의 타당성과 대법원 판례에 기반한 승소 가능성을 무료로 1차 진단해 드리겠습니다.

상담만 받으시고 진행은 안 하셔도 좋습니다. 적어도 몰라서 다 잡은 특허를 놓치는 안타까운 일만은 없으셨으면 좋겠습니다.

문의

info@kimcoip.com

0507-1490-3018

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