진보성 판단에서 ‘상분리 원리’가 결정적 의미를 가진 이유 — 특허법원 2024허11828
요약
이번 판례는 생분해성 고분자 미세입자의 제조방법 특허가 무효 위기에 놓였으나,
특허법원은 “선행발명과 기술사상이 본질적으로 다르다”며 진보성을 인정한 사건입니다.
핵심은 단 하나입니다.
‘DMSO와 탄화수소의 상분리 원리를 이용한 냉각·동결 공정’이
선행발명에는 전혀 존재하지 않았다는 점입니다.
즉, 구성요소 하나하나의 유사성보다 발명을 관통하는 기술사상(문제 해결 원리)가 다르면
진보성이 유지된다는 점을 다시 한번 확인한 사례입니다.
본문
특허 무효심판에서 가장 자주 반복되는 쟁점이 바로 진보성입니다.
이번 사건(특허법원 2024허11828) 역시 그 대표적인 예로,
원고는 “모든 구성은 선행발명에 이미 공개되어 있으니 특허는 무효여야 한다”고 주장했습니다.
하지만 법원의 판단은 달랐습니다.
이유는 “단순 구성의 유사성”이 아니라
구성을 결합하는 원리, 즉 기술사상의 차이가 명확했기 때문입니다.
1. 사건 개요
문제가 된 특허는 ‘생분해성 고분자 미세입자의 제조방법’입니다.
핵심 공정은 다음 네 단계로 구성됩니다.
생분해성 고분자를 DMSO에 1~25%(w/v) 농도로 용해
이 용액을 DMSO 녹는점(18℃) 미만의 C5~C10 탄화수소 용액에 분사하여 즉시 동결
동결된 미세입자를 염 수용액에 넣어 DMSO를 제거
물로 염을 희석하여 최종 미세입자를 제조
이 과정 중 가장 중요한 부분은 2단계, 즉
“DMSO와 탄화수소가 서로 섞이지 않는 상분리 성질을 이용한 동결 공정”입니다.
원고는 “선행발명 1에도 고분자 용매(DMSO)와 고분자 비용매(펜탄·헥산·헵탄 등)가 등장하므로 구성은 모두 공지”라고 주장했습니다.
그러나 법원은 중요한 차이를 발견합니다.
2. 법원이 본 ‘결정적 차이점’
(1) 기술사상의 전혀 다른 방향성
특허법원은 선행발명과 본 특허의 핵심 목적 자체가 서로 다르다고 보았습니다.
이 사건 특허:
DMSO와 탄화수소의 상분리를 이용해
미세입자를 모양 그대로 동결·형성하려는 기술 (p.14~16)선행발명 1:
고분자 용매를 제거하기 위해
“잘 섞이는 용매(에탄올·헥산·헵탄 등)”을 사용하여 추출을 용이하게 하려는 기술 (p.17~18)
즉,
이 사건 특허 = 용매 간 ‘섞이지 않음’을 활용하는 기술
선행발명 1 = 용매 간 ‘잘 섞임’을 활용하는 기술
방향성이 정반대이기 때문에, 구성 일부가 비슷해 보인다고 해서
“통상의 기술자가 쉽게 도출 가능하다”고 보기는 어렵다는 뜻입니다.
(2) 냉각 용매의 의미적 차이
이 사건 특허는 “DMSO의 녹는점 미만”이라는 조건을 만족해야 합니다.
그래서 탄화수소 용액의 온도는 -20~0℃로 제한됩니다.
(명세서 [0033], 판결 p.13~14)
반면 선행발명 1은 냉각 용매 온도 자체에 대한 기술적 요건이 없고,
동결 방식 또한 “극저온 유체(액체 질소 등)”를 활용하는 방향성이 다릅니다.
(3) 용매 제거 공정의 차이
이 사건 특허는 염 수용액으로 DMSO를 녹여 제거합니다.
(명세서 [0037]~[0038], p.21~22)
그러나 선행발명 1은 모두 “유기용매(에탄올·헥산 등)”를 사용합니다.
즉,
물 기반 용액 vs 유기용매 기반 용매로
공정 자체의 성질이 완전히 다릅니다.
3. 법원의 결론 – 진보성 인정
법원은 다음과 같이 명확히 말합니다.
선행발명은 고분자 비용매와 고분자 용매의 혼합성을 활용
이 사건 특허는 고분자 용매와 냉각 용매의 상분리를 활용
이 차이는 발명의 본질적 원리에 해당
구성요소가 일부 공지라고 하더라도 기술사상이 전혀 다르므로 진보성이 인정
→ 그러므로 특허는 유효, 원고의 무효 주장은 기각되었습니다.
FAQ
1. 구성 하나하나가 모두 공지라면 진보성이 항상 부정되나요?
그렇지 않습니다.
판례는 일관되게 전체 구성의 결합 원리를 보라고 합니다.
즉, 기술적 구성보다 더 중요한 것은 문제 해결 방식, 즉 기술사상입니다.
2. 상분리 원리를 사용한 점이 왜 이렇게 중요한가요?
이 특허는
“DMSO는 고분자를 잘 녹이고,
탄화수소와는 잘 섞이지 않고,
탄화수소는 0℃ 이하에서도 얼지 않는다”
는 세 가지 물성 조합을 기술적으로 활용하고 있습니다.
이 조합은 선행기술 어디에도 없었고,
따라서 단순 구성의 나열로는 접근할 수 없는 기술사상을 형성합니다.
3. 선행발명 2(DMSO·물 기반 제거법)는 왜 참고가 안 되었나요?
선행발명 2는 공침법(co-precipitation) 기반 나노입자 제조기술입니다.
선행발명 1과 결합하더라도
“상분리 원리 + 동결 + 염 수용액 제거”라는 이 사건 특허의
전체 공정을 도출할 수 없습니다.
법원도 이 점을 분명히 지적합니다.
결론
이번 판례는 우리 실무에서 매우 중요한 기준을 다시 한 번 확인시켜 줍니다.
“구성의 공지성 여부보다
그 구성들을 엮어내는 기술사상(문제 해결 원리)이 진보성을 결정한다.”
특히 소재·화학·바이오 분야처럼 용매·온도·점도·상분리 등이 핵심인 기술에서는
단순한 구성의 유사성 주장만으로는 진보성 부정이 쉽지 않습니다.
이 사건은 바로 그 점을 명확하게 보여줍니다.
문의
생분해성 고분자·바이오소재·용매 기반 공정 특허는
구성의 미세한 조합뿐 아니라 기술사상의 체계적 정리가 핵심입니다.
필요하시면 언제든 편하게 문의 주십시오.
실무적인 언어로, 등록 가능성까지 검토해드리겠습니다.
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